In markenrechtlichen Abgrenzungsvereinbarungen verpflichten sich die Parteien mitunter dazu, eine Markeneintragung der Gegenpartei nicht mittels eines Widerspruchs anzugreifen. Die Gültigkeit einer solchen Abrede hatte das Bundesgericht im „ICE-WATCH“-Fall zu beurteilen (BGE 138 III 304 ff.).

Eine Abgrenzungsvereinbarung wird unter Umständen zwischen Parteien geschlossen, die ähnliche Marken besitzen und das Nebeneinanderbestehen dieser Marken so regeln möchten, dass die jeweiligen Produkte oder Dienstleistungen auf dem Markt zwar angeboten werden können, für die Konsumenten aber keine Verwechslung entsteht. Eine Abgrenzung wird zum Beispiel vereinbart, um ein Widerspruchsverfahren vergleichsweise zu regeln oder um einen möglichen Konflikt bereits im Voraus auszuschliessen.

Wieso aber sollte die Inhaberin der älteren Marke eine Abgrenzungsvereinbarung abschliessen? Hierzu bestehen zahlreiche Gründe, namentlich aber die Beseitigung der Unsicherheit in Fällen, in denen die Marken zwar ähnlich, aber nicht zwangsläufig verwechselbar sind oder wenn die Produkte oder Dienstleistungen nicht gleichartig sind (oder dies unklar erscheint). Das Interesse an einer Abgrenzungsvereinbarung wird umso grösser, in je mehr Ländern eine Eintragung in Frage steht. Denn in internationalen Verhältnissen kommt erschwerend hinzu, dass sich die Verfahren und Standards zur Bestimmung der Verwechselbarkeit von Marken beträchtlich unterscheiden können, was mithin zu widersprüchlichen Ergebnissen führen kann.

Im „ICE-WATCH“-Fall schloss die Swatch S.A. mit Sitz in Biel mit der TKS S.A., einer belgischen Gesellschaft, eine Vereinbarung, wonach es der TKS S.A. erlaubt war, die (prioritätsjüngere) Marke „ICE-WATCH“ im Markenregister einzutragen und zu benutzen. Dabei sicherte die TKS S.A. zu, dass sie die Worte „ICE“ und „WATCH“ stets untereinander angeordnet verwendet, um phonetische Verwechslungen mit der berühmten Marke „Swatch“ zu vermeiden. Obwohl die Vereinbarung als Vergleich im Rahmen eines Widerspruchverfahrens betreffend eine europäische Gemeinschaftsmarke geschlossen wurde, vereinbarten die Parteien weltweite Gültigkeit und erklärten Schweizer Recht als anwendbar.

In der Folge war die Swatch S.A. der Meinung, der Markengebrauch durch die TKS S.A. widerspreche den getroffenen Absprachen und kündigte die Abgrenzungsvereinbarung fristlos aus wichtigen Gründen. In der Folge erhob die Swatch S.A. mehrere Widersprüche in verschiedenen Ländern weltweit.

Das Handelsgericht Bern erachtete die Kündigung der Abgrenzungsvereinbarung als nichtig und verbot der Swatch S.A. Widersprüche gegen die Eintragungen der Marke „ICE WATCH“ zu erheben bzw. verpflichtete die Swatch S.A., die bereits eingereichten Widersprüche zurückzuziehen. Das Bundesgericht bestätigte diesen Entscheid. Die Swatch S.A. begründete ihren Standpunkt vor Bundesgericht namentlich mit dem Argument, dass die Entscheidung der Vorinstanz eine sog. „anti-suit injunction“ enthalte, also ein Prozessführungsverbot, das den Prinzipien des Lugano-Übereinkommens widerspreche. Insbesondere sei es unzulässig, dass die Hoheit eines Gerichts in einem Mitgliedsstaat des Lugano-Übereinkommens durch das Gericht eines anderen Staats (hier die Schweiz) unterminiert werde. Das Bundesgericht gelangte indes zur Auffassung, dass die Entscheidung des Handelsgerichts auf der Auslegung vertraglicher Verpflichtungen, namentlich der Verpflichtung, keine Widersprüche zu erheben, basiere und deshalb keine prozessuale „anti-suit injunction“ vorliege, die es einer Partei verbietet, in einem anderen Land zu klagen.

Der Entscheid des Bundesgerichts, dass solche Abreden in der Schweiz vollstreckbar sind, führte zweifelsohne zu einem Aufatmen bei Markeninhabern, die eine Abgrenzungsvereinbarung unter Schweizer Recht geschlossen haben.

André Myburgh und Dr. Damian Schai