Nach einem über 12 Jahre dauernden Hin und Her zwischen dem Handelsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesgericht hat die LEGO System A/S gegen ihre kanadische Konkurrentin MEGA Brands Inc. den Prozess um die als Formmarken eingetragenen Lego-Bausteine definitiv verloren. Das Bundesgericht erklärte die entsprechenden Formmarken mit Urteil vom 3. Juli 2012 für nichtig.

Im Wesentlichen erwog das Bundesgericht, die Lego-Bausteine seien eine technisch notwendige Form im Sinne von Art. 2 lit. b des Markenschutzgesetzes (MSchG). Technisch notwendige Formen sind vom Markenschutz generell ausgenommen, selbst wenn sie sich z.B. im Markt als Kennzeichen durchgesetzt haben sollten. Bei der Beurteilung stützte sich das Bundesgericht auf eine von der Vorinstanz angeordnete Expertise, die zum Schluss kam, dass die alternativen Ausführungsformen höhere Herstellungskosten im Bereich zwischen 1,326 und 4,927% nach sich zögen, was die Konkurrenz nicht hinzunehmen brauche.

Das Bundesgericht führte hierzu aus: „Die mit der Einräumung einer Formmarke verbundene, zeitlich unbeschränkte Monopolstellung des Markeninhabers soll nach Art. 2 lit. b MSchG nur ermöglicht werden, sofern den Mitbewerbern dadurch angesichts vorhandener gleichwertiger Alternativen kein Nachteil entsteht. Ist die Herstellung alternativer Formen mit Mehrkosten verbunden, so führt dies auch dann zur Unzumutbarkeit der entsprechenden Wahl einer anderen Warenform, wenn der feststellbare Unterschied gering ausfällt. Im Sinne der Gleichbehandlung im funktionierenden Wettbewerb ist den Konkurrenten eine gleichwertige Ausgangslage zu erhalten.“

Gemäss dieser Rechtsprechung läuft der Markeninhaber einer Formmarke Gefahr, dass seine eingetragene Marke gestützt auf Art. 2 lit. b MSchG für nichtig erklärt wird, sofern keine alternative Ausführungsform besteht, die nicht teurer ist als die geschützte. Das letzte Wort in Sachen Formmarken ist noch nicht gesprochen, denn im Streit um die Nespresso-Kapseln werden sich ähnliche Fragen wieder stellen. Man darf gespannt sein.

Dr. Damian Schai